Die eigene Firmierung und die Verletzung einer fremden Marke

Der Antrag auf Einwilligung in die Löschung eines Firmenbestandteils geht weniger weit als der Antrag auf Einwilligung in die Löschung der vollen Firma; dagegen geht der Antrag auf Unterlassung der Nutzung eines Firmenbestandteils weiter als der Antrag auf Unterlassung der Nutzung der vollen Firma1.

Allein der Umstand, dass sämtliche Bestandteile einer zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung den Gesamteindruck der Marke oder Kennzeichnung gleichermaßen bestimmen, weil keiner dieser Bestandteile das Erscheinungsbild der Marke oder Kennzeichnung dominiert oder prägt, führt nicht dazu, dass diese Bestandteile eine selbständig kennzeichnende Stellung haben. Vielmehr müssen besondere Umstände vorliegen, die es rechtfertigen, in einem zusammengesetzten Zeichen einzelne oder mehrere Bestandteile als selbständig kennzeichnend anzusehen.

Ergibt sich bei der Prüfung des Grades der Kennzeichnungskraft einer Marke oder der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Waren, Dienstleistungen oder Zeichen eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Marke oder eine durchschnittliche Ähnlichkeit der Waren, Dienstleistungen oder Zeichen, ist diese Durchschnittlichkeit nicht weiter nach „schwach durchschnittlich“, „normal durchschnittlich“ und „stark durchschnittlich“ abzustufen.

In der Benutzung einer Marke für Waren, die unter einen Oberbegriff des Warenverzeichnisses fallen, kann zwar zugleich eine rechtserhaltende Benutzung dieser Marke für andere Waren liegen, die unter denselben Oberbegriff des Warenverzeichnisses fallen. In einer solchen Benutzung, liegt jedoch regelmäßig keine rechtserhaltende Benutzung dieser Marke für Waren, die unter einen anderen Oberbegriff des Warenverzeichnisses fallen.

Wird die Ware, für die die Marke rechtserhaltend benutzt wird, von mehreren Oberbegriffen des Warenverzeichnisses erfasst, so kann im Löschungsklageverfahren wegen Verfalls nach §§ 49, 55 MarkenG einer der Oberbegriffe ersatzlos gelöscht werden, wenn die Ware von dem anderen Oberbegriff erfasst wird2.

BGH, Urteil vom 5. Dezember 2012 – I ZR 85/11

  1. Bestätigung von BGH, Urteil vom 06.07.1973 – I ZR 129/71, GRUR 1974, 162 – etirex; Urteil vom 26.09.1980 I ZR 69/78, GRUR 1981, 60 – Sitex; Urteil vom 03.11.1994 – I ZR 71/92, GRUR 1995, 117 = WRP 1995, 96 – NEUTREX; Urteil vom 14.02.2008 – I ZR 162/05, GRUR 2008, 803 = WRP 2008, 1192 – HEITEC; Aufgabe von BGH, Urteil vom 26.06.1997 – I ZR 14/95, GRUR 1998, 165 = WRP 1998, 51 – RBB; Urteil vom 14.10.1999 – I ZR 90/97, GRUR 2000, 605 = WRP 2000, 525 – comtes/ComTel; Urteil vom 31.07.2008 – I ZR 171/05, GRUR 2008, 1104 = WRP 2008, 1532 – Haus & Grund II; Urteil vom 31.07.2008 I ZR 21/06, GRUR 2008, 1108 = WRP 2008, 1537 – Haus & Grund III []
  2. Bestätigung von BGH, Urteil vom 07.06.1978 – I ZR 125/76, GRUR 1978, 647 = WRP 1978, 813 – TIGRESS []