Firmenschutz – und seine Verwirkung

Veröffentlicht am von

Die allgemeinen Grundsätze über die Verwirkung von Ansprüchen (§ 21 Abs. 4 MarkenG in Verbindung mit § 242 BGB) sind bei der Durchsetzung von Ansprüchen aus einem Unternehmenskennzeichen neben der Regelung über die Anspruchsverwirkung in § 21 Abs. 2 MarkenG anwendbar.

Nach der Vorschrift des § 21 Abs. 2 MarkenG hat der Inhaber einer geschäftlichen Bezeichnung nicht das Recht, die Benutzung einer geschäftlichen Bezeichnung mit jüngerem Zeitrang zu untersagen, soweit er die Benutzung dieses Rechts während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, dass der Inhaber dieses Rechts im Zeitpunkt des Rechtserwerbs bösgläubig war. Einer Kenntnis steht es gleich, wenn sich der Inhaber des älteren Kennzeichenrechts einer Kenntnisnahme verschließt. Dagegen reicht grob fahrlässige Unkenntnis nicht aus1.

Für die Frage, ob die Kenntnisnahme einer Mitarbeiterin im Rahmen des § 21 Abs. 2 MarkenG zugerechnet werden kannm kommt die Anwendung der Grundsätze über die Wissenszurechnung analog § 166 Abs. 1 BGB in Betracht. Danach ist Wissensvertreter jede Person, die nach der Arbeitsorganisation des Geschäftsherrn dazu berufen ist, im Rechtsverkehr als dessen Repräsentant bestimmte Aufgaben in eigener Verantwortung zu erledigen und die dabei anfallenden Informationen zur Kenntnis zu nehmen und weiterzugeben2. Es ist daher zu beurteilen, ob die Mitarbeiterin eine entsprechende Position inne halte.

Darüber hinaus ist auch zu prüfen, ob dem Beklagtenvortrag hinreichende Anhaltspunkte für die Annahme zu entnehmen sind, dass sich dem Kläger die Zeichennutzung durch die Beklagte hätte aufdrängen müssen und er sich somit einer offenkundigen Tatsache treuwidrig verschlossen hat.

Verwirkung nach allgemeinen Grundsätzen

Darüberhin kommt auch die Verwirkung des Unterlassungsanspruchs des Klägers nach allgemeinen Grundsätzen gemäß § 21 Abs. 4 MarkenG in Verbindung mit § 242 BGB in Betracht.

Nach § 21 Abs. 4 MarkenG lassen die Absätze 1 bis 3 dieser Vorschrift die Anwendung allgemeiner Grundsätze über die Verwirkung von Ansprüchen unberührt. Diese allgemeinen Verwirkungsgrundsätze sind neben der Regelung über die Anspruchsverwirkung in § 21 Abs. 2 MarkenG anwendbar.

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat allerdings ausgesprochen, dass Art. 9 der Richtlinie 89/104/EWG eine umfassende Harmonisierung der Voraussetzungen vornimmt, unter denen der Inhaber einer jüngeren eingetragenen Marke unter dem Gesichtspunkt der Verwirkung durch Duldung sein Recht an dieser Marke behalten kann, wenn der Inhaber einer identischen älteren Marke die Ungültigerklärung beantragt oder der Benutzung dieser jüngeren Marke entgegentritt3. Im Schrifttum wird vor diesem Hintergrund der Standpunkt vertreten, aufgrund der mit Art. 9 MarkenRL angestrebten Vollharmonisierung sei für eine Anwendung der in § 21 Abs. 4 MarkenG in Bezug genommenen allgemeinen Verwirkungsgrundsätze des deutschen Rechts kein Raum, soweit § 21 MarkenG in Art. 9 MarkenRL vorgegebene Tatbestände umsetzt4.

Vorliegend bedarf diese Frage keiner Entscheidung. Im Streitfall steht die Durchsetzung von Ansprüchen aus einem Unternehmenskennzeichen in Rede, die nicht in den durch die Markenrechtsrichtlinie harmonisierten Bereich fällt5.

Für die Verwirkung eines kennzeichenrechtlichen Anspruchs nach allgemeinen Grundsätzen (§ 21 Abs. 4 MarkenG in Verbindung mit § 242 BGB) kommt es darauf an, ob durch eine längerdauernde redliche und ungestörte Benutzung eines Kennzeichens ein Zustand geschaffen worden ist, der für den Benutzer einen beachtlichen Wert hat, der ihm nach Treu und Glauben erhalten bleiben muss und den auch der Verletzte ihm nicht streitig machen kann, wenn er durch sein Verhalten diesen Zustand erst ermöglicht hat. Eine feste zeitliche Grenze der Benutzungsdauer besteht nicht. Maßgeblich sind vielmehr die Umstände des Einzelfalls, da die einzelnen Voraussetzungen des Verwirkungseinwands in enger Wechselwirkung zueinander stehen6. Eine Kenntnis von der Verletzung ist nicht erforderlich. Den Zeicheninhaber trifft eine Marktbeobachtungspflicht7. Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Kennzeicheninhabers von der Verletzung können sich bei der Bestimmung der für eine Verwirkung angemessenen Zeitdauer der Benutzung zugunsten des Verletzers auswirken8. Die zwischen den einzelnen Voraussetzungen der Verwirkung bestehende Wechselwirkung führt dazu, dass an den Umfang und die Bedeutung eines Besitzstands umso geringere Anforderungen zu stellen sind, je schutzwürdiger das Vertrauen des Verletzers in seine Berechtigung ist9. Bei der Frage, wann die für das Zeitmoment maßgebliche Frist zu laufen beginnt, ist zwischen Einzel- und Dauerhandlungen zu differenzieren. Wiederholte gleichartige Verletzungshandlungen, die zeitlich unterbrochen auftreten können, lösen jeweils einen neuen Unterlassungsanspruch aus und lassen daher die für die Beurteilung des Zeitmoments maßgebliche Frist jeweils neu beginnen10. Hingegen ist bei Dauerhandlungen etwa der Nutzung einer Bezeichnung als Name eines Unternehmens oder einer Internet-Domain auf den Beginn der erstmaligen Benutzung abzustellen11.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 5. November 2015 – I ZR 50/14

  1. Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 21 Rn.20; Kochendörfer, WRP 2005, 157, 163 f. [↩]
  2. vgl. BGH, Urteil vom 24.01.1992 – V ZR 262/90, BGHZ 117, 104, 106; Palandt/Heinrichs, BGB, 75. Aufl., § 166 Rn. 6 [↩]
  3. EuGH, Urteil vom 22.09.2011 C482/09, Slg. 2011, I8701 = GRUR 2012, 519 Rn. 33 Budweiser [↩]
  4. Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 21 Rn. 72 f.; Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 21 MarkenG Rn. 1; Koch, GRUR 2012, 1092, 1094 f.; Palzer/Preisendanz, EuZW 2012, 134, 138 f.; Müller, WRP 2013, 1301, 1305 f. [↩]
  5. vgl. BGH, Urteil vom 14.04.2011 – I ZR 41/08, GRUR 2011, 623 Rn. 58 = WRP 2011, 886 – Peek & Cloppenburg [↩]
  6. BGH, Urteil vom 23.09.1992 – I ZR 251/90, GRUR 1993, 151, 153 = WRP 1993, 101 Universitätsemblem, insoweit nicht in BGHZ 119, 237; Urteil vom 28.09.2011 – I ZR 188/09, GRUR 2012, 534 Rn. 50 = WRP 2012, 1271 Landgut Borsig [↩]
  7. BGH, Urteil vom 10.11.1965 Ib ZR 101/63, GRUR 1966, 623, 626 Kupferberg; Urteil vom 02.02.1989 – I ZR 183/86, GRUR 1989, 449, 452 = WRP 1989, 717 Maritim; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 21 Rn. 50 [↩]
  8. Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 21 Rn. 59 [↩]
  9. BGH, GRUR 1993, 151, 153 Universitätsemblem [↩]
  10. BGH, Urteil vom 18.01.2012 – I ZR 17/11, GRUR 2012, 928 Rn. 22 = WRP 2012, 1104 Honda-Grauimport [↩]
  11. BGH, Urteil vom 15.08.2013 – I ZR 188/11, BGHZ 198, 159 Rn. 24, 29 Hard Rock Cafe [↩]